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封闭式权利要求的侵权判定

引言

 

在化学发明领域,组合物权利要求区分为开放式权利要求和封闭式权利要求,封闭式权利要求仅包括所指出的组分而排除所有其他组分。在专利侵权案件中,如何准确理解封闭式权利要求的技术特征,是否适用与专利授权确权行政程序一致的解释规则以确定封闭式权利要求的保护范围,其侵权判定规则与全面覆盖原则是否矛盾等,均系封闭式权利要求的侵权判定需予一一回应的关键问题。

 

一、封闭式权利要求概述

 

(一)组合物权利要求

 

根据《专利法实施细则(2010年修订)》第二十一条第二款的规定,发明的性质不适于将独立权利要求分为前序和特征两部分表达的,独立权利要求可用其他方式撰写。在化学发明领域,组合物权利要求一般属于该种情况。

 

组合物权利要求应当用组合物的组分或组分和含量等组成特征予以表达。1993年版《专利审查指南》及2001年版《专利审查指南》把组合物权利要求区分为开放式、封闭式及半开放式三种权利要求,2006年版《专利审查指南》把半开放式权利要求并入开放式权利要求,但1993年版《专利审查指南》、2001年版《专利审查指南》、2006年版《专利审查指南》、2010年版《专利审查指南》、2013年版《专利审查指南》及2014年版《专利审查指南》关于封闭式权利要求的规定一以贯之,并未发生变化。

 

(二)开放式权利要求

 

根据2014年版《专利审查指南》第二部分第十章第4.2.1节的规定,开放式权利要求表示组合物中并不排除权利要求中未指出的组分,其常用措辞如:“含有”、“包括”、“包含”、“基本含有”、“本质上含有”、“主要由……组成”、“主要组成为”、“基本上由……组成”、“基本组成为”等,表示该组合物中还可以含有权利要求所未指出的某些组分,即使其在含量上占较大的比例。

 

(三)封闭式权利要求

 

根据2014年版《专利审查指南》第二部分第十章第4.2.1节的规定,封闭式权利要求表示组合物中仅包括所指出的组分而排除所有其他的组分,其常用措辞如:“由……组成”、“组成为”、“余量为”等,表示要求保护的组合物由所指出的组分组成,没有别的组分,但可以带有杂质,该杂质只允许以通常的含量存在。

 

二、封闭式权利要求的保护范围

 

(一)解释规则

 

在专利授权确权行政程序中,国家知识产权局专利复审委员会(以下简称“专利复审委员会”)依据2014年版《专利审查指南》第二部分第十章第4.2.1节的规定把封闭式权利要求的保护范围解释为不含有该权利要求所述以外的组分。

 

一个方面,作为国家知识产权局(含专利复审委员会)在专利授权确权行政程序中对专利申请或专利进行审查的依据,《专利审查指南》系专利申请人和专利权人撰写和修改专利申请文件或专利文件的指引,亦系社会公众理解权利要求保护范围的重要依据。为维护社会公众对权利要求保护范围的信赖,专利授权确权司法程序及专利侵权司法程序应采取和专利授权确权行政程序一致的解释立场。

 

另一个方面,与开放式权利要求相比,封闭式权利要求因保护范围较小而更容易通过实质审查而获得授权;因专利授权确权行政程序对封闭式权利要求采取从严的解释立场,若专利授权确权司法程序及专利侵权司法程序采取和专利授权确权行政程序不同的解释立场并对封闭式权利要求的保护范围予以从宽解释,则会出现专利权人在申请时更易获得授权,在保护时获得更宽的保护,即:专利授权确权行政程序的从严解释立场和专利授权确权司法程序及专利侵权司法程序的从宽解释立场将导致专利权人在申请和保护环节“两头得利”,不仅损害了公众利益,亦造成法律适用的脱节。

 

基于上述分析,专利侵权司法程序应采取和专利授权确权行政程序一致的解释立场,把封闭式权利要求未予记载的组分排除于保护范围。

 

(二)保护范围确定

 

基于前述解释规则,与开放式权利要求的保护范围不同,封闭式权利要求的保护范围为不含有该权利要求所述以外的组分。

 

三、封闭式权利要求的侵权判定

 

(一)侵权判定规则

 

对于封闭式权利要求,对其他组分的排除系其隐性技术特征,除包含封闭式权利要求记载的全部组分外,被诉侵权技术方案尚包括封闭式权利要求未记载的其他组分的,被诉侵权技术方案未落入封闭式权利要求的保护范围,被诉侵权人未侵犯涉案专利权。

 

(二)司法裁判规则

 

在申请再审人河北鑫宇焊业有限公司与被申请人宜昌猴王焊丝有限公司侵害发明专利权纠纷案[注1]中,因除具有涉案专利权利要求1记载的全部组分外,被诉侵权技术方案尚含有铬、铜、镍三种组分,最高人民法院认定,被诉侵权技术方案未落入涉案专利权的保护范围,申请再审人河北鑫宇焊业有限公司未侵犯涉案专利权。

 

在申请再审人山西振东泰盛制药有限公司、山东特利尔营销策划有限公司医药分公司与被申请人胡小泉侵犯发明专利权纠纷案[注2]中,因除具有涉案专利权利要求2记载的三磷酸腺苷二钠与氯化镁组分外,被诉侵权技术方案尚含有精氨酸组分,最高人民法院认定,被诉侵权技术方案未落入涉案专利权的保护范围,申请再审人山西振东泰盛制药有限公司、山东特利尔营销策划有限公司未侵犯涉案专利权。

 

基于上述案例,最高人民法院关于封闭式权利要求的裁判规则与前述侵权判定规则系一致的,除包含封闭式权利要求记载的全部组分外,被诉侵权技术方案尚包括封闭式权利要求未记载的其他组分的,被诉侵权技术方案未落入封闭式权利要求的保护范围,被诉侵权人未侵犯涉案专利权。

 

(三)对立抑或统一:侵权判定规则与全面覆盖原则的关系

 

基于《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条关于全面覆盖原则的规定,被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或等同的技术特征的,被诉侵权技术方案落入权利要求的保护范围。

 

从表面上看,除包含封闭式权利要求记载的全部组分外,被诉侵权技术方案尚包括封闭式权利要求未记载的其他组分的,被诉侵权技术方案落入封闭式权利要求的保护范围,被诉侵权人构成侵权,而与前述侵权判定规则相悖。

 

但事实上,因对其他组分的排除系封闭式权利要求的隐性技术特征,被诉侵权技术方案因尚包括封闭式权利要求未记载的其他组分而必然缺少该隐性技术特征,被诉侵权人不构成侵权。该侵权判定规则与全面覆盖原则并未对立,刚好相反,二者系统一的。

 

结语

 

基于上述分析,在专利侵权案件中,应采用与专利授权确权行政程序一致的解释规则,以确定封闭式权利要求的保护范围。因对其他组分的排除系封闭式权利要求的隐性技术特征,被诉侵权技术方案因尚包括封闭式权利要求未记载的其他组分而必然缺少该隐性技术特征,被诉侵权人不构成侵权。该侵权判定规则与全面覆盖原则并不矛盾。